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この記事の結論
出願や権利化は弁理士、紛争や契約は弁護士が中心ですが、論点が混在する場合は最初の相談先で切り分けてもらえます。
何か問題が起きた、あるいは起きそうだ。知財に関わることだとは思う。でも、誰に相談すればいいのか。
弁護士なのか、弁理士なのか。その違いさえ、よく分からない。
そう感じているなら、それはおかしなことではありません。多くの人が、同じところで立ち止まっています。
なぜ「どちらか」が分かりにくいのか
弁護士と弁理士。どちらも法律を扱い、どちらも相談を受ける専門家です。名前も似ているし、扱う領域も一部重なります。
だから「どちらに行くべきか」が分かりにくいのは当然です。
問題をさらに複雑にしているのは、知財の問題が単独で発生しないことです。たとえば、ある商品名を他社に使われたとき。それが商標の問題なのか、不正競争防止法の問題なのか、契約の問題なのか。あるいは、そのすべてが絡んでいるのか。
最初から完璧に仕分けられる人はいません。だから「どちらに相談すればいいか分からない」という状態は、むしろ自然な反応です。
それぞれが担う領域
違いを理解するには、それぞれの専門領域を知ることが近道です。ただし、ここでは「どちらが優れているか」ではなく、「何を扱えるか」に焦点を当てます。
弁護士が扱うこと法律全般を扱う専門家です。契約、紛争、訴訟、交渉、損害賠償請求など、法律が関わる幅広い場面に対応します。
知財の分野でも、侵害訴訟、警告対応、ライセンス契約の交渉、差止めや損害賠償請求などを扱います。特に、裁判手続を予定している場合や、著作権侵害を含む紛争で代理交渉が必要な場合は、弁護士へ相談する必要性が高くなります。
弁理士が扱うこと特許、商標、意匠、実用新案といった産業財産権を中心に扱う専門家です。特許庁への出願手続きや、登録前後の調査・助言、権利化戦略の立案などが主な業務です。
また、特許権や商標権に関する侵害鑑定、異議申立て、無効審判の代理も行います。弁理士法4条3項の範囲では、特許権、商標権、著作物に関する権利、技術上の秘密などに関する契約について、締結の代理・媒介や相談に対応できます。
裁判手続でも、弁理士は審決取消訴訟の代理人となることができます。また、一定の研修と試験を経て付記を受けた弁理士は、特定侵害訴訟について、弁護士が同じ依頼者から受任している場合に共同で訴訟代理人となることができます（同法6条・6条の2）。そのため、「弁理士は裁判に関与できない」と一律に分けることはできません。
特許や商標の出願を検討されている場合は、発明の余白や商標の余白で専門的に対応しています。
重なる部分と分かれる部分知財の紛争案件では、弁護士と弁理士が共同で対応することがあります。たとえば、特許侵害訴訟では、弁護士が訴訟全体を担当し、弁理士が補佐人として技術・権利範囲の検討に関与する場合があります。付記弁理士であれば、一定の要件のもとで弁護士と共同して訴訟代理人となることもできます。詳しい範囲は、日本弁理士会の争訟業務の説明でも確認できます。
つまり、「どちらか一方だけ」ではなく、状況に応じてどちらにも相談するというのが実務では珍しくありません。
どう選べばよいか
では、具体的にどう判断すればよいのでしょうか。完璧な基準はありませんが、以下の目安が参考になります。
| 相談場面 | 主な相談先 | 相談できる内容 | 連携が考えられる場合 |
|---|---|---|---|
| 特許・商標・意匠・実用新案の出願 | 弁理士 | 登録前の調査、出願書類の作成、特許庁への手続、権利化方針 | 共同開発契約など、出願以外の法的論点が重なる場合は弁護士とも連携 |
| 技術や名称を権利化できるか確認したい | 弁理士 | 特許性・登録可能性、先行する権利、指定商品・指定役務などの検討 | 事業提携や取引条件も同時に検討する場合は弁護士とも連携 |
| 知財侵害の可能性を確認したい | 弁理士または弁護士 | 特許・商標などの権利範囲、相手の行為、警告や交渉の見通し | 技術・権利範囲と交渉・訴訟の両方が問題になる場合は共同対応 |
| 警告書、交渉、損害賠償請求 | 弁護士が中心 | 警告への回答、交渉代理、差止め・損害賠償などの法的措置 | 特許・商標の技術的判断や権利範囲の検討では弁理士と連携 |
| 知財侵害訴訟 | 弁護士が中心 | 訴訟代理、主張立証、和解交渉 | 弁理士が補佐人となる場合や、付記弁理士が一定の要件のもとで共同代理する場合がある |
| 特許庁の審判・異議申立て、審決取消訴訟 | 弁理士または弁護士 | 異議申立て、無効審判などの特許庁手続、審決取消訴訟 | 関連する侵害訴訟や交渉がある場合は共同対応を検討 |
| 契約の作成・交渉 | 内容により弁護士または弁理士 | 契約全体や交渉代理は弁護士が中心。弁理士は法律上の範囲で知財に関する契約の相談、締結の代理・媒介などに対応 | 事業契約と特許・商標・ノウハウの条件が重なる場合は共同対応 |
| 何が問題か、まだ分からない | どちらでも相談可能 | 事実関係を確認し、必要な専門領域を見極める | 最初の相談先から適切な専門家につなぐ |
根拠：弁護士法、弁理士法、日本弁理士会「争訟」
こうした「分からない」段階では、まずどちらかに相談してみることが重要です。もし専門外であれば、適切な専門家を紹介してもらえます。
まだ迷うなら、まず話してみる
「間違った相談先を選んでしまったらどうしよう」
そう思って、相談を先延ばしにしてしまう方もいます。ですが、相談先の選択を間違えることよりも、相談しないまま時間が過ぎることの方が、結果的に大きな問題を招くことがあります。
弁理士に相談して「これは弁護士案件です」と言われたとしても、それで状況が悪化するわけではありません。むしろ、何が問題で、誰に相談すべきかが明確になります。
知財の余白は、そうした「まだ分からない」段階から相談できる窓口として開いています。弁護士か弁理士か、特許か商標か。そうした仕分けができていない状態でも、そのまま持ってきてください。
問題があるのは分かっている。でも、それが誰の領域なのか分からない。
その状態は、相談を始めるには十分です。迷ったまま、持ってきてください。
弁護士・弁理士への相談に関するよくある質問
他社から知財侵害の警告書が届いた場合、どちらに相談すべきですか？
回答や交渉への対応が必要な場合は、知財分野を扱う弁護士が主な相談先になります。特許・商標・意匠の権利範囲や技術的な検討では、弁理士との連携が有効な場合もあります。相談時には、警告書の全文、受領日、回答期限、対象とされた商品やサービスの資料を用意し、期限が迫っていることを先に伝えてください。
NDAや共同開発契約は、弁理士にも相談できますか？
相談できます。弁理士は、法律で定められた範囲で、特許などの権利、著作物に関する権利、技術上の秘密やデータに関する契約の相談に対応できます。NDAや共同開発契約でも、開示する技術、成果の帰属、利用許諾などが検討対象になります。契約全体の法的問題や紛争対応も含む場合は、内容に応じて弁護士との連携を検討します。
弁護士と弁理士の両方に相談した方がよいのは、どのような場合ですか？
技術や権利範囲の判断と、交渉・訴訟などの対応が重なる場合です。例えば、特許侵害を指摘され、製品の仕組みを特許請求の範囲と比較しながら、相手への回答や事業継続の方針を決める場面が挙げられます。最初から別々に依頼する必要があるとは限りません。最初の相談先で、必要な専門分野と役割分担を確認できます。
参考：日本弁理士会「争訟」
相談先を決められない場合、最初に何を伝えればよいですか？
「何が起きているか」「何に困っているか」「いつまでに判断が必要か」を、分かる範囲で伝えてください。権利の名前を特定する必要はありません。関係する会社や人、対象の商品・サービス、警告書や契約書の有無も分かると、相談先を判断しやすくなります。販売を続けたい、名前を変更したくないなど、事業上の希望も相談の材料になります。